제1장 총 론

제1절 특허법원 3
Ⅰ. 특허법원의 설치 3
Ⅱ. 특허법원의 구성 5
1. 법 원 장 _ 5
2. 재 판 부 _ 5
3. 기술심리관 및 기술조사관 _ 5
4. 직　　원 _ 6
5. 국제지식재산권법 연구센터 _ 6
Ⅲ. 특허법원의 관할 7
1. 심급관할 _ 7
2. 토지관할 _ 7
3. 전속관할 _ 8
4. 사건의 이송 _ 8
제2절 심결취소소송 총론 11
Ⅰ. 심결취소소송의 의의 11
1. 의　　의 _ 11
2. 성질 및 적용법조 _ 12
3. 종　　류 _ 13
4. 심결취소소송과 특허심판의 관계 _ 14
Ⅱ. 당 사 자 16
1. 총　　설 _ 16
2. 당사자능력 _ 17
3. 당사자적격 _ 17
Ⅲ. 심결취소소송의 소송요건과 소송물 49
1. 심결취소소송의 소송요건 _ 49
2. 심결취소소송의 소송물 _ 50
3. 소의 이익 _ 57
4. 제소기간 _ 64
Ⅳ. 심결취소소송의 제기 66
1. 총　　설 _ 66
2. 소　　장 _ 66
3. 소 제기의 효과 _ 76
4. 소 제기 후 법원의 조치 _ 77
Ⅴ. 심결취소소송의 심리 84
1. 총　　설 _ 84
2. 심결취소소송의 변론 _ 85
3. 심결취소소송에서 위법 판단의 기준시점 _ 109
4. 심결취소소송의 심리범위 _ 110
5. 주장·증명책임 _ 115
6. 심결취소소송에서의 자백과 자백간주 _ 119
Ⅵ. 심결취소소송의 종료 126
1. 심결취소소송의 종료사유와 소송종료선언 _ 126
2. 당사자의 행위로 인한 심결취소소송의 종료 _ 127
3. 법원의 재판으로 인한 심결취소소송의 종료 _ 129
4. 확정된 심결 및 판결의 효력 _ 131
제3절 지식재산권에 관한 민사소송 총론 152
Ⅰ. 지식재산권에 관한 민사소송의 의의 152
1. 의　　의 _ 152
2. 소송의 유형 _ 152
Ⅱ. 지식재산권에 관한 민사소송의 제기 154
1. 총론: 소장의 제출 및 심사 _ 154
2. 당 사 자 _ 154
3. 관　　할 _ 156
4. 청구취지 및 청구원인 _ 165
5. 기타 사항 _ 178
Ⅲ. 지식재산권에 관한 민사소송의 심리 182
1. 지식재산권에 관한 민사소송의 변론 _ 182
2. 지식재산권에 관한 민사소송 심리의 특색 _ 195
Ⅳ. 지식재산권에 관한 민사소송의 종료 205
1. 총론: 소송종료사유 및 소송종료선언 _ 205
2. 당사자의 행위로 인한 소송의 종료 _ 205
3. 법원의 재판으로 인한 소송의 종료 _ 208

제2장 특허·실용신안에 관한 소송

제1절 특허·실용신안의 등록요건 213
Ⅰ. 발명 및 고안의 개념 213
Ⅱ. 발명의 성립요건 215
1. 자연법칙의 이용 _ 215
2. 기술적 사상의 창작 _ 217
3. 미완성 발명 _ 218
Ⅲ. 발명의 특허요건 222
1. 산업상 이용가능성 _ 223
2. 신 규 성 _ 225
3. 진 보 성 _ 239
4. 확대된 선출원(특허 29조 3항, 4항) _ 254
Ⅳ. 특수한 발명의 신규성, 진보성 257
1. 수치한정발명 _ 257
2. 파라미터 발명 _ 261
3. 선택발명 _ 263
4. 결정형(Crystal form) 발명 _ 268
5. 제조방법이 기재된 물건발명 _ 269
6. 용도발명 _ 271
7. 영업방법 발명 _ 273
제2절 청구범위의 해석 275
Ⅰ. 의　　 의 275
1. 특허법의 규정 _ 275
2. 청구범위 해석의 의의 및 필요성 _ 276
Ⅱ. 발명의 청구범위 확정과 청구항 해석 277
1. 발명의 청구범위 확정의 원리 _ 277
2. 청구항 해석의 방법 _ 278
3. 대법원 판례의 태도 _ 281
Ⅲ. 특허발명의 보호범위 확정의 기본원리와 청구항 해석 290
1. 특허발명의 보호범위 확정의 기본원리 _ 290
2. 문언의 해석방법 _ 294
Ⅳ. 특허발명의 보호범위 확장 또는 제한 원리 294
1. 균 등 론 _ 294
2. 출원경과금반언 _ 294
3. 신규성 또는 진보성이 부정되는 특허발명 _ 301
4. 특허법 42조 위반의 경우 _ 307
5. 기　　타 _ 309
Ⅴ. 청구항의 유형 310
1. 독립 청구항과 종속 청구항 _ 310
2. 전제부, 특징부, 전환부, 종결부로 된 청구항 _ 311
3. 기능적 표현이 기재되어 있는 청구항 _ 316
4. 제조방법이 기재된 물건발명의 청구항 _ 324
5. 파라미터(parameter)가 기재되어 있는 청구항 _ 330
제3절 명세서의 기재와 보정 및 정정 332
Ⅰ. 명세서의 기재요건 332
1. 명세서 일반 _ 332
2. 명세서 기재요건 위배(기재불비) _ 345
Ⅱ. 명세서 또는 도면의 보정 359
1. 일 반 론 _ 359
2. 보정의 시기 _ 361
3. 보정의 범위 _ 362
4. 보정의 효과 _ 364
Ⅲ. 명세서 또는 도면의 정정 367
1. 일 반 론 _ 367
2. 명세서 또는 도면의 정정 요건 _ 368
3. 정정심판의 청구 및 심리 _ 379
4. 정정심결의 효과 _ 384
5. 정정심판과 무효심판의 판단 순서 _ 390
6. 정정의 무효심판 _ 393
제4절 권리범위확인심판의 주요 쟁점 396
Ⅰ. 권리범위확인심판 제도 개관 396
1. 법적 성격과 존폐론 _ 396
2. 침해소송 등과의 관계 _ 399
3. 권리범위확인심판의 종류 _ 401
Ⅱ. 권리범위확인심판의 심판요건과 관련된 문제 402
1. 심판청구인 적격 _ 402
2. 확인의 이익 _ 402
3. 등록된 특허발명의 심판대상 적격성(이른바 권리 대 권리 간의 권리범위확인심판 여부) _ 410
Ⅲ. 확인대상발명의 특정과 관련된 문제 412
1. 일 반 론 _ 412
2. 확인대상발명의 특정 _ 417
Ⅳ. 권리범위확인심판 사건의 실체적 판단 438
1. 판단의 구조 및 순서 _ 438
2. 권리행사 제한사유를 주장할 수 있는지 여부 _ 440
3. 특허발명이 복수의 청구항을 가진 경우의 문제점 _ 443
제5절 특허침해 446
Ⅰ. 서　　 설 446
1. 특허침해 관련 규정 _ 446
2. 특허침해의 유형 _ 446
Ⅱ. 특허침해의 유형별 검토 447
1. 문언침해(동일침해) _ 447
2. 균등침해 _ 449
3. 이용침해 _ 463
4. 우회침해 _ 465
5. 생략침해와 불완전이용침해 _ 467
6. 선택침해 _ 471
7. 간접침해 _ 474
제6절 침해금지청구·가처분 및 신용회복청구 483
Ⅰ. 침해금지청구 483
1. 의　　의 _ 483
2. 원고의 주장·증명사항 _ 484
3. 상대방의 방어수단(부인 및 항변) _ 494
4. 증거의 신청·제출 _ 504
Ⅱ. 침해금지가처분 508
1. 의　　의 _ 508
2. 관　　할 _ 509
3. 당 사 자 _ 510
4. 피보전권리 및 보전의 필요성 _ 512
5. 심리 및 재판 _ 518
6. 집　　행 _ 523
Ⅲ. 신용, 명예회복에 필요한 조치 청구 526
1. 해명광고 _ 526
2. 사죄광고 _ 526
제7절 손해배상청구 528
Ⅰ. 서　　 론 528
Ⅱ. 당 사 자 529
1. 원　　고 _ 529
2. 피　　고 _ 533
Ⅲ. 청구원인 537
Ⅳ. 특허권 침해에 대한 손해배상의 범위 539
1. 소극적 손해 _ 540
2. 적극적 손해 _ 547
3. 정신적 손해(위자료) _ 548
4. 특허법 128조에 의한 손해액의 산정 _ 549
Ⅴ. 피고(침해자)의 항변사항 602
1. 과실상계 _ 602
2. 소멸시효 _ 603
3. 손해배상액의 경감청구 _ 605
Ⅵ. 손해배상청구와 관련된 기타 쟁점 605
1. 부당이득반환청구권과의 관계 _ 605
2. FRAND 선언을 한 표준특허 침해의 문제 _ 607
제8절 직무발명보상금 청구소송 608
Ⅰ. 의　　 의 608
Ⅱ. 직무발명의 성립요건 609
1. 종업원 등이 그 직무에 관하여 한 발명일 것 _ 609
2. 성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것 _ 614
3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것 _ 614
Ⅲ. 직무발명의 권리 귀속 및 승계 616
1. 권리의 귀속과 무상의 통상실시권 _ 616
2. 직무발명의 예약승계 _ 617
3. 직무발명의 묵시적 승계 _ 621
Ⅳ. 직무발명에 대한 보상 622
1. 발명진흥법의 규정 _ 622
2. 사용자가 얻을 이익 _ 623
3. 사용자와 종업원의 공헌도 _ 629
4. 구체적 산정방법 _ 630
Ⅴ. 관련 문제 635
1. 선지급 보상금의 공제 _ 635
2. 소멸시효 _ 635
3. 일부청구와 잔부청구 사이의 기판력과 신의칙 _ 636
4. 직무발명에 관한 섭외적 법률관계 _ 637
제9절 품종보호권 관련 소송 638
Ⅰ. 의　　 의 638
Ⅱ. 등록요건 638
1. 신 규 성 _ 638
2. 구 별 성 _ 640
3. 균 일 성 _ 640
4. 안 정 성 _ 642
5. 품종보호를 받을 수 있는 정당한 권리자 _ 642
Ⅲ. 품종보호권 642
1. 보호범위 _ 642
2. 품종보호권의 효력이 미치지 아니하는 범위 _ 643
3. 선사용에 의한 통상실시권 _ 644
Ⅳ. 품종보호심판위원회의 심판과 심결 등 취소소송 645
Ⅴ. 품종보호권 침해소송 646

제3장 디자인에 관한 소송

제1절 디자인권 일반론 649
Ⅰ. 디자인의 성립요건 649
1. 의　　의 _ 649
2. 물 품 성 _ 649
3. 형 태 성 _ 652
4. 시각성·심미성 _ 652
Ⅱ. 디자인의 등록요건 653
1. 디자인보호법의 규정 _ 653
2. 공업상 이용가능성 _ 654
3. 신 규 성 _ 655
4. 창작비용이성 _ 659
Ⅲ. 디자인권의 효력 660
1. 독점적 실시권 _ 660
2. 권리범위확인심판 및 그 심결취소소송의 쟁점 _ 661
3. 관련디자인 제도 및 구법상 유사디자인 제도 _ 663
Ⅳ. 디자인권의 소멸 669
제2절 디자인의 동일·유사 671
Ⅰ. 물품의 동일·유사 671
1. 판단기준 _ 671
2. 판단사례 _ 672
Ⅱ. 디자인(형태)의 동일·유사 673
1. 판단기준 _ 674
2. 구체적 기준 _ 676
제3절 디자인의 창작비용이성 690
Ⅰ. 의　　 의 690
Ⅱ. 관련 규정 및 판단기준 691
Ⅲ. 구체적 판단사례 695
1. 창작비용이성 부정사례 _ 695
2. 창작비용이성 긍정사례 _ 703
제4절 디자인권 관련 소송의 특수한 쟁점들 707
Ⅰ. 기술의 범위 707
Ⅱ. 디자인권의 성립 및 보호범위, 디자인의 특정, 요지변경 등 707
1. 디자인권의 성립 및 보호범위, 디자인의 특정 _ 707
2. 확인대상디자인의 특정 및 불특정시의 조치(보정과 한계) _ 708
Ⅲ. 디자인의 동일·유사 여부 관련 710
Ⅳ. 디자인권 관련 소송의 기타 쟁점 710
1. 침해행위의 과실 추정 _ 710
2. 침해소송에서의 항변 등 _ 711

제4장 상표에 관한 소송

제1절 상표제도 서설 715
Ⅰ. 상표법 일반 715
1. 상표법의 목적 _ 715
2. 상표법의 지위 _ 716
3. 상표법의 기본원칙 _ 718
4. 상표보호의 국제화 _ 718
5. 상표법의 개정 경과 _ 719
Ⅱ. 상　　 표 720
1. 서　　설 _ 720
2. 상표의 개념 _ 720
3. 상표의 종류 _ 724
4. 상표의 기능 _ 735
Ⅲ. 서비스표·단체표장·증명표장·업무표장 738
1. 서비스표 _ 738
2. 단체표장 _ 739
3. 증명표장 _ 740
4. 업무표장 _ 741
제2절 상표등록을 받을 수 있는 상표 743
Ⅰ. 상표의 식별력 743
1. 의　　의 _ 743
2. 상표의 등록적격에 관한 학설 및 판례 _ 743
3. 식별력의 유무와 강약 _ 745
4. 식별력의 취득과 상실 _ 745
Ⅱ. 식별력이 없는 상표 748
1. 서　　설 _ 748
2. 보통명칭과 관용표장 _ 748
3. 기술적(記述的) 표장 _ 755
4. 현저한 지리적 명칭 등 _ 785
5. 흔히 있는 성 또는 명칭 _ 790
6. 간단하고 흔히 있는 표장 _ 792
7. 기타 식별력이 없는 표장 _ 796
Ⅲ. 사용에 의한 식별력 801
1. 의　　의 _ 801
2. 요　　건 _ 803
3. 판단기준 _ 805
4. 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표의 효력 _ 807
5. 판단사례 _ 808
제3절 상표등록의 소극적 요건 812
Ⅰ. 서　　 론 812
Ⅱ. 상표 부등록사유(상표 34조) 812
1. 개　　설 _ 812
2. 부등록사유의 판단 기준시기 _ 813
3. 상표법 34조 1항 각호의 부등록사유 _ 815
4. 상표법 34조 3항의 부등록사유 _ 899
Ⅲ. 선출원에 의한 등록거절(상표 35조) 901
1. 개　　설 _ 901
2. 선·후출원의 판단기준 _ 902
3. 선출원의 요건 _ 902
4. 선출원주의 위반의 효과 _ 904
5. 선출원주의의 예외 _ 905
제4절 상표와 상품의 동일·유사 906
Ⅰ. 서　 　론 906
Ⅱ. 상표의 동일·유사 907
1. 상표의 동일 _ 907
2. 상표의 유사 _ 910
Ⅲ. 상품의 동일·유사 988
1. 개　　설 _ 988
2. 상품의 동일 _ 989
3. 상품의 유사 _ 991
제5절 상표권의 효력 및 제한 1002
Ⅰ. 서　　 론 1002
Ⅱ. 상표권의 효력 1002
Ⅲ. 상표권의 효력 제한 1004
1. 계약에 의한 제한 _ 1004
2. 상표권의 한계로서 법정된 제한 _ 1005
3. 저촉관계에 따른 제한 _ 1021
4. 회복된 상표권의 효력 제한 _ 1023
5. 법정사용권에 의한 제한 _ 1025
6. 상표권의 소진과 진정상품의 병행수입에 의한 상표권의 효력 제한 _ 1029
제6절 상표에 관한 쟁송 1033
Ⅰ. 서　 　론 1033
Ⅱ. 거절결정에 대한 심판 1034
1. 의　　의 _ 1034
2. 절차 및 요건 _ 1034
3. 심리 및 심결 _ 1035
4. 거절결정의 불가분성 _ 1037
Ⅲ. 상표등록무효심판 1038
1. 의　　의 _ 1038
2. 상표등록무효사유 _ 1039
3. 절차 및 요건 _ 1041
4. 제척기간 _ 1042
5. 무효심결의 효과 _ 1043
Ⅳ. 권리범위확인심판 1045
1. 의　　의 _ 1045
2. 종　　류 _ 1046
3. 절차 및 요건 _ 1046
4. 심리와 판단대상 _ 1047
5. 심결의 효력 _ 1048
Ⅴ. 상표등록취소심판 1049
1. 의　　의 _ 1049
2. 상표등록취소심판에 있어서의 이해관계인 _ 1049
3. 상표등록취소심판에서 상표 사용의 개념 _ 1055
4. 상표등록의 취소사유 _ 1065
5. 효　　과 _ 1099
제7절 상표권 침해소송 1101
Ⅰ. 서　　 설 1101
1. 의　　의 _ 1101
2. 관련 제도와의 구별 _ 1102
Ⅱ. 주요 내용 1103
1. 상표권의 존속 _ 1103
2. 원고가 상표권자 또는 전용사용권자일 것 _ 1103
3. 상대방의 업으로서의 사용행위 _ 1103
4. 도메인이름에 대한 말소등록청구 및 이전등록청구의 가부 _ 1110
5. 손해배상청구 _ 1110
6. 상대방의 항변 _ 1112

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특허법원 소속 법관들로 구성된 연구모임인 지적재산소송실무연구회에서는 전면개정판인 ｢지적재산소송실무｣ 제4판을 발간하게 되었습니다. ｢지적재산소송실무｣는 지적재산소송에 대한 실무해설서로서 2006년 초판이 발간되어 2010년 제2판(전면개정판), 2014년 제3판이 발간되어 오는 동안 지재소송 실무분야에서 가장 권위있는 책들 중 하나로 평가되고 널리 활용되고 있습니다.

제3판이 발간된 이래 4년여의 시간이 흐르는 동안 주목할 만한 대법원과 특허법원의 판례들이 많이 쌓였고, 실무계와 학계에서도 의미 있는 연구성과들이 축적되어 왔습니다. 또한 특허법 등 개별법도 많이 개정되었으며, 2016년 이루어진 법원조직법과 민사소송법의 개정으로 특허법원이 심결취소사건 뿐만 아니라 민사항소사건도 심리하게 됨에 따라 민사판례 및 법리도 발전되었습니다.

이러한 상황의 변화 때문에 이 책의 개정발간에 대한 요청이 대내외적으로 많이 제기되어 왔습니다. 이에 더하여 이 책이 과거 2회의 개정을 거치면서 집필자별로 기존 내용에 주요 판례들을 추가하거나 설명부분을 수정·추가하는 과정을 거치다보니, 책의 전체 체계가 부자연스럽거나 앞뒤 내용 사이에 간극이 있는 부분도 일부 발견되었습니다. 그리하여 2017년 특허법원 법관들 사이에서 이 책을 개정하면서 이러한 부분을 세밀히 가다듬을 필요가 있다는 공감대가 형성되어, 특허법원 법관 전원이 집필자로 참여하고 상호 감수작업을 진행한 끝에 개정판 초고가 마련되었습니다. 그 후 2018년 특허법원에 부임한 재판장 전원이 초고에 대한 강독과 보완작업을 진행하여 최종 원고가 만들어졌습니다. 이 기간 동안 김동규 고등법원판사가 집필자 겸 책임편집위원으로서 집필과정과 감수과정 전반을 챙기는 등 많은 노력을 하였습니다.










제4판은 전면개정판으로서, 기존 제3판까지와 마찬가지로 집필자의 사견을 가급적 배제하고 통설이나 실무로 확립된 부분을 중심으로 기술하였습니다. 아울러 특허침해소송 등 민사소송실무에 관한 내용을 새로이 추가하였고, 대법원 판결 및 특허법원 판결들 중 선례적 가치가 있는 판례들을 엄선하여 소개하였습니다. 또한 특허법원에서는 지재사건에 대한 효율적인 심리절차를 연구하여 이를 모델화한 ｢소송절차안내(구: 심리매뉴얼)｣을 제정·공표하였는데 그 내용 역시 소개하였습니다. 제4판은 2017, 2018년도 특허법원에서 근무하던 소속 법관들이 집필작업을 담당하였지만, 초판부터 제3판까지의 원고를 토대와 자양분으로 하였으므로, 결국 특허법원 소속 전현직 법관 전원의 협업에 의해 만들어졌다고 할 수 있습니다.

이 책의 기획단계에서부터 발간에 이르기까지 지원과 격려를 아끼지 않으신 이대경 전 특허법원장님과 조경란 특허법원장님께 감사의 말씀을 올리며, 집필자분들의 노고에 감사드립니다. 아울러 이 책의 자양분과 토대를 제공해 주신 초판, 제2판(전면개정판), 제3판의 집필자들께도 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 출판과정에서 실무적으로 애써 주신 박영사의 관계자 여러분에게도 깊이 감사드립니다.

이 책이 지적재산소송의 이론과 실무를 알리는데 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 이를 밑거름으로 하여 더욱 충실하고 체계적인 소송실무가 정립되고, 더 나은 연구성과로 이어지기를 기대합니다.

2019. 1.
특허법원 지적재산소송실무연구회 회장 김 경 란